MSchG 53 + 55 – Fractal-Entscheid

Einleitung

Im Rahmen einer Marken-Unterlassungs- und -Übertragungsklage war u.a. strittig, ob trotz Änderung des Gesellschaftsnamens des verletzenden Unternehmens und trotz verletzender Marke bloss im Anmeldestadium eine Wiederholungsgefahr angenommen werden kann.

Sachverhalt

Die FRACTAL SWISS AG (Klägerin) erhob als Inhaberin der Wort-/Bild-Marke «Fractal Swiss» sowie der Wortmarke «Fractal» gegen ihre ehemalige Lizenznehmerin, die FRACTAL-SWISS (pma) Sàrl (heute: A. Sàrl) (Beklagte) beim Obergericht des Kantons Nidwalden gestützt auf das Markenschutzgesetz (MSchG) eine Unterlassungs- und Übertragungsklage.

Die Klägerin hatte die Beklagte nach der Kündigung der Lizenzvereinbarung aufgefordert, das Element «FRACTAL-SWISS» aus der Firma zu löschen. Die Beklagte kam dieser Aufforderung auch nach mehrmaliger Abmahnung durch die Klägerin nicht nach. Rund ein Jahr später reichte sie sogar ein Markeneintragungsgesuch für das Zeichen «Fractal-Swiss» beim IGE ein.

Die Klägerin verlangte beim Obergericht, es sei der Beklagten zu verbieten, das Element «FRACTAL» in der „Firma“ zu führen und dieses im Geschäftsverkehr für sich selber oder als Bezeichnung für ihre Produkte zu verwenden. Weiter sei die Beklagte dazu zu verpflichten, das Markeneintragungsgesuch resp. die sich daraus ergebende Marke auf die Klägerin zu übertragen.

Die Beklagte erstattete keine Klageantwort, firmierte aber ihr Unternehmen um.

Aufgrund der Umfirmierung entschied das Obergericht, die Klage sei teilweise anerkannt worden und in diesem Ausmass abzuschreiben, ansonsten sei auf sie nicht einzutreten.

Prozess-History

  • Beschwerdeerhebung der Klägerin beim Bundesgericht.

Erwägungen

Das Bundesgericht erwog zusammengefasst folgendes:

  • Unterlassungsklage (MSchG 55 Abs. 1 lit. a)
    • Zur möglichen Verletzung im Sinne von MSchG 55 Abs. 1 lit. a und zum ausreichenden Rechtsschutzinteresse sei von den Verletzungen in der Vergangenheit auszugehen:
      • Trotz mehrerer Abmahnungen keine Umfirmierung
      • Trotz mehrerer Abmahnungen noch Stellung des Markeneintragungsgesuchs
    • Das Verhalten der Beklagten lasse künftige Verletzungen vermuten
      • Eine Beseitigung dieser Vermutung müsse aber hohen Anforderungen genügen
    • Eine inzwischen vorgenommene Umfirmierung spreche nicht gegen die Wiederholungsgefahr, da sie aufgrund des Prozesses erfolgt sei und das Markeneintragungsgesuch trotzdessen nicht zurückgezogen worden sei
  • Übertragungsklage (MSchG 53)
    • Die Übertragung einer Marke auch im Anmeldungsstadium könne mit einer Übertragungsklage verlangt werden
      • Eine effektive Verwendung des fraglichen Zeichens sei nicht erforderlich
    • Für die „Anmassung nach MSchG 53 Abs. 1“ genüge es, dass die Markenanmeldung durch eine Partei erfolge, obwohl von einem besseren Recht der anderen Partei, der Klägerin, ausgegangen werden könne.

Entscheid

  1. Die Beschwerde wird gutgeheissen. Der Entscheid des Obergerichts des Kantons Nidwalden vom 27. April 2020 wird aufgehoben, soweit darin nicht das Verfahren zufolge Anerkennung abgeschrieben wird. Die Sache wird zu neuer Beurteilung an die Vorinstanz zurückgewiesen.
  2. Die Gerichtskosten von Fr. 3’500.– werden der Beschwerdegegnerin auferlegt.
  3. Die Beschwerdegegnerin hat die Beschwerdeführerin für das bundesgerichtliche Verfahren mit Fr. 4’000.– zu entschädigen.
  4. Dieses Urteil wird den Parteien, dem Obergericht des Kantons Nidwalden, Zivilabteilung, und dem Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum IGE schriftlich mitgeteilt.

Quelle

BGer 4A_297/2020 vom 07.09.2020

Art. 53 MSchG    Klage auf Übertragung der Marke

1 Der Kläger kann anstatt auf Feststellung der Nichtigkeit der Markeneintragung auf Übertragung der Marke klagen, wenn der Beklagte sich diese angemasst hat.

2 Der Anspruch erlischt zwei Jahre nach Veröffentlichung der Eintra­gung oder nach Wegfall der Zustimmung des Markeninhabers gemäss Artikel 4.

3 Wird die Übertragung verfügt, so fallen die inzwischen Dritten eingeräumten Lizenzen oder anderen Rechte dahin; diese Dritten haben jedoch, wenn sie in gutem Glauben die Marke im Inland gewerbsmässig benützt oder besondere Anstalten dazu getroffen haben, Anspruch auf Erteilung einer nicht ausschliesslichen Lizenz.

4 Vorbehalten bleiben Ansprüche auf Schadenersatz.

Art. 55 MSchG    Leistungsklage

1 Wer in seinem Recht an der Marke oder an einer Herkunftsangabe verletzt oder gefährdet wird, kann vom Richter verlangen:

  1. eine drohende Verletzung zu verbieten;
  2. eine bestehende Verletzung zu beseitigen;
  3. den Beklagten zu verpflichten, Herkunft und Menge der in seinem Besitz befindlichen Gegenstände, die widerrechtlich mit der Marke oder der Her­kunftsangabe versehen sind, anzugeben und Adressaten sowie Ausmass einer Weitergabe an gewerbliche Abnehmer zu nennen.

2 Vorbehalten bleiben die Klagen nach dem Obligationenrecht68 auf Schadenersatz, auf Genugtuung sowie auf Herausgabe eines Gewinns entsprechend den Be­stim­mungen über die Geschäftsführung ohne Auftrag.

2bis Die Leistungsklage kann erst nach der Eintragung der Marke im Register ange­hoben werden. Ein Schaden kann rückwirkend auf den Zeitpunkt geltend gemacht werden, in dem der Beklagte vom Inhalt des Eintragungsgesuchs Kenntnis erhalten hat.

3 Als Markenrechtsverletzung gilt auch der reglementswidrige Gebrauch einer Garantie- oder Kollektivmarke.

4 Wer über eine ausschliessliche Lizenz verfügt, ist unabhängig von der Eintragung der Lizenz im Register selbständig zur Klage berechtigt, sofern dies im Lizenzver­trag nicht ausdrücklich ausgeschlossen worden ist. Alle Lizenznehmer können einer Verletzungsklage beitreten, um ihren eigenen Schaden geltend zu machen.

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